販賣NFT數位作品侵害商標？紐約南區地院Hermès International v. Rothschild案| 聯合新聞網

藝術家創作MetaBirkins系列數位創作

這起案件名為Hermès International, et al. v Mason Rothschild案。自稱為Mason Rothschild的畫家，以愛馬仕經典款柏金包（Birkin）的外型，換上毛茸茸的材質，搭上不同配色，創作了一系列數位畫作。他將這些數位畫作命名為MetaBirkins系列，每一幅畫作有一個編號，並以NFT的方式，在NFT的銷售網站OpenSea上販售。以下是該網站銷售的截圖。

愛馬仕主張，Rothschild銷售這些名為MetaBirkin 的NFT，侵害並減損（diluted）了愛馬仕的柏金商標，錯誤指示這些NFT的來源，讓人以為這些是愛馬仕授權的數位商品，傷害且減損了愛馬仕的商譽。另外，愛馬仕也主張，Rothschild使用metabirkins.com這個網址來銷售這些NFT數位畫作，構成了不當的網址搶註冊行為。

被告主張屬藝術創作豁免，請求法院直接駁回該案

被告Rothschild則請求直接駁回該訴訟（moved to dismiss）。其理由主要是，他使用「MetaBirkin」做為畫作名稱，構成了商標的藝術創作使用，符合第二巡迴法院1989年Rogers v. Grimaldi案的標準。

第二巡迴法院在1989年的Rogers v. Grimaldi案，建立了藝術創作豁免侵害商標的標準。該案的原告是一個著名演員，他主張自己的名字有形象權（或稱肖像權），並主張電影公司製作的電影《Ginger and Fred》侵害了他的形象權。Rogers案建立了二步驟檢測法。第一步驟，是看該商標對被告創作，是否具有「最低程度的藝術相關性」（minimally artistically relevant）；第二步驟，如果具有某些藝術相關性，則在看該創作對商標的使用，是否會明顯地誤導（explicitly misleads）消費者，讓他們混淆該作品之內容、作者、贊助者、背書者。

Rothschild主張，他的系列作品《MetaBirkins》使用Birkin這個商標，與他想探討的時尚產業虐待動物和奢侈和價值的本質，有最低程度的關連性。而且他的使用並沒有造成明顯的誤導，不論某些觀看者是否真的產生混淆。

愛馬仕認為不符合藝術創作豁免

愛馬仕則認為，本案中被告的使用，乃過度的商業性使用，包括創造「MetaBirkins」這個標籤，以該標籤銷售數位產品，經營數位店面，用該名稱進行行銷宣傳等。愛馬仕也強調，有證據可支持，有部分消費者和產業觀察者對該《MetaBirkins》系列的NFT來源和授權產生混淆誤認。另外，愛馬仕也引用該藝術家自己在Yahoo! Finance上報導中講的話，他說《MetaBirkins》是一個數位商品，並認為在現實生活中擁有「瘋狂的手提包」，或「現在」「能夠透過這些標誌性的NFT將其帶入虛擬世界」之間並沒有「太大的區別」，並抱怨人們銷售假冒的《MetaBirkins》NFT與他的NFT競爭。

愛馬仕主張，第二巡迴法院的Rogers案的藝術創作豁免，並不適用於商業上銷售的「商品」（commodity），例如本案的NFT數位作品。其認為，就算可以適用Rogers案之藝術創作豁免，法院仍需要根據混淆誤認之虞判斷的Polaroid案八因素，評估「MetaBirkin」這個標籤是否會對公眾產生混淆誤認之虞。

被告Rothschild的回應則是，其堅持《MetaBirkins》NFT是藝術作品，應可適用Rogers案之藝術創作豁免，且對作品本身，和銷售作品的宣傳，都應平等對待。被告並主張，倘若可以適用Rogers案之藝術創作豁免，則不需要再進行混淆誤認八因素檢測，因為在Rogers案的標準下，只需要問其使用是否「明顯地誤導公眾」，而不是要問是否有混淆誤認之虞，或是否有真正混淆誤認的情況出現。

紐約南區地區法院法院裁定受理本案

本案紐約南區地區法院法官Jed S. Rakoff於2022年5月4日聽取雙方口頭辯論，於5月5日裁定駁回「被告不受理之請求」，並於5月18日公布「備忘命令」，說明其裁定之理由。

NFT數位創作有機會適用藝術創作豁免

Rakoff法官認為，手提包的數位圖像，也可以構成一種藝術表達形式，所以可適用Rogers案之藝術創作豁免。Rakoff法官指出，Rothschild使用NFT以認證這些圖像，並不會「改變藝術創作豁免的適用，因為 NFT 只是指向數位圖像所在位置並驗證圖像的代碼，因此使用 NFT 來驗證圖像並允許可追踪的後續轉售和轉讓，不會使圖像成為不受言論自由保護的『商品』（commodity），就像出售實體繪畫的有編號的副本一樣，不會使其成為『商品』而無法適用藝術創作豁免。」

是否真的具有藝術相關性？

Rakoff法官指出，Rogers案所建立的藝術創作豁免的二步驟檢測中，第一步檢測的「藝術相關性」標準很低。不過，愛馬仕主張，被告使用MetaBirkins這個標識，完全就是想要跟愛馬仕的Birkin商標的知名度和商譽連結，而非只是因為藝術上的關連性。Rakoff法官引用被告自己對媒體的說明，其提到，他努力「讓該數位商品創造出與柏金包在現實生活中具有的那種幻覺。」因此，到底使用「MetaBirkins」這個詞是否具有藝術關連性， 法官認為需要進行審判才能加以判斷。

已經對公眾產生明顯誤導

至於第二步驟，是否對公眾產生「明顯的誤導」，Rakoff法官認為，愛馬仕已經適當地主張，MetaBirkin這個標籤確實有明顯地誤導。

被告主張，第二巡迴法院下的法院，在判斷Rogers案檢測標準下的「是否有明顯誤導」時，不應該進行Polaroid案之混淆誤認八因素的判斷。Rakoff法官明確指出，這個主張是錯誤的，在判斷有無明顯誤導時，應該進行混淆誤認之虞的多因素判斷。

此外，Rakoff法官認為，愛馬仕乃適當地引用Polaroid案下多因素中的某些因素，支持被告使用的MetaBirkin 標識是誤導的。即便被告主張此時不應適用混淆誤認八因素判斷 ，Rakoff法官強調，仍然應該受理本案，因為愛馬仕已經適當地主張足夠的實際上混淆情事，以及被告誤導公眾的足夠努力，包括被告自己對媒體的發言等。

本案可能是NFT數位創作引發的商標侵權爭議，由法院做出的第一件判決。後續發展值得我們繼續關注。